Il preuso di un marchio e la registrazione posteriore: due recenti sentenze di grande interesse in relazione alla portata protettiva e alla valenza della ragione sociale o nome ditta

La Corte di Giustizia Europea con Sentenza C-598/14 del 5 aprile 2017 in relazione all’azione nullità mossa dall’azienda Forge de Laguiole verso il marchio LAGUIOLE del sig. Szajner sulla base del pruso della denominazione sociale Forge de Laguiole conferma la sentenza del Tribunale, rilevando quanto segue:

… Nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria decisione. ….. (omissis)  ……. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso che, conformemente al diritto francese applicabile in materia, la protezione di cui può avvalersi la Forge de Laguiole a titolo della sua denominazione sociale è valida unicamente per le attività effettivamente esercitate da tale impresa.

 … Il Tribunale ha correttamente determinato le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole e ha quindi giustamente limitato l’annullamento del marchio LAGUIOLE ai prodotti riconducibili a tali attività (vale a dire i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate).

Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto parzialmente il ricorso annullando la decisione nella parte in cui l’EUIPO aveva accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione sociale “Forge de Laguiole” ed il marchio LAGUIOLE per i prodotti diversi da quelli corrispondenti alle attività effettivamente esercitate sotto detta denominazione sociale alla data della domanda di registrazione del marchio contestato.

In conclusione la denominazione sociale e la tutela da essa derivante nei confronti di marchi successivi deve ritenersi limitata alle attività realmente svolte dalla società stessa e non deve essere estesa a quanto indicato nell’oggetto sociale della stessa.

Sempre in relazione al nome ditta la corte di Cassazione con sentenza 9968/2017 del 20 aprile chiariva l’applicabilità dell’istituto della convalidazione del marchio in relazione alla tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale.

… Secondo l’insegnamento di questa Corte, un’impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che utilizzi quella parola anche come marchio (Cass. 22350 del 2015). Nella specie, la ricorrente sembra confondere tra ditta e marchio, perché l’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale SOFRA, non significa tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio: dunque non potrebbe esservi convalidazione del marchio.

 … Il giudice a quo, con motivazione adeguata, priva di errori di diritto, sostiene che l’affermazione della SOPRAN s.p.a., contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, circa la sua conoscenza dell’esistenza dell’azienda SOFRA, non dimostra che essa fosse a conoscenza anche del marchio SOFRA, essendo la predetta affermazione totalmente generica. Né si pone questione sul rapporto tra preuso e registrazione, in quanto la ricorrente non deduce di aver registrato una propria ditta SOFRA prima della registrazione del marchio o della ditta SOPRAN. Va in ogni caso osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (al riguardo, Cass. n. 26498 del 2013) afferma l’inapplicabilità ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto dell’istituto della convalidazione..

 In conclusione la tolleranza nell’uso all’interno di una ditta o ragione sociale del proprio marchio non significa un’automatica tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio pertanto la conoscenza e tolleranza nell’uso di una ragione sociale non comporta una convalidazione del marchio.

 

Agevolazione per la valorizzazione dei marchi Italiani storici

Il Ministero dello Sviluppo Economico tramite Unioncamere ha dato il via a una nuova iniziativa a sostegno delle imprese e in particolare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali la cui domanda di primo deposito, presso l’UIBM, sia antecedente il 1° gennaio 1967.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili ad eccezione delle spese relative all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali per le quali è previsto un contributo in conto capitale in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili.

 

Saranno riconosciute ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) del comunicato relativo al presente Bando.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di euro 120.000,00 (centoventimila).

 

Le spese che possono rientrare devono riguardare lo sviluppo e la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio storico.

 

In particolare possono rientrare:

  1. Costi per la realizzazione di prototipi e stampi
  2. Acquisto nuovi macchinari e attrezzature
  3. Consulenza per l’ammodernamento della catena produttiva
  4. Consulenza per l’approccio al mercato
  5. Consulenza per la sorveglianza del marchio a livello Mondiale
  6. Consulenza per azioni di contraffazione
  7. Consulenza per ricerche di anteriorità
  8. Consulenza e tasse per l’estensione del marchio in ulteriori paesi

 Al fine di ottenere l’agevolazione sarà importante predisporre un progetto di valorizzazione del marchio completo e convincente in quanto la base di valutazione e di assegnazione dei fondi si baserà su progetto presentato.

A questo link potrete trovare le informazioni complete.

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2008229-avviso-relativo-al-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-marchi-la-cui-domanda-di-deposito-sia-antecedente-al-1-gennaio-1967-4

 

La protezione dei Marchi in Cina: I giudici Cinesi riconoscono la protezione anche per le traslitterazioni del marchio

marchi cina

La Corte d’Appello di Pechino si è pronunciato recentemente in favore del marchio FACEBOOK contro un’azienda che aveva registrato la traslitterazione cinese (脸书 – “lian shu”).

Il tribunale Cinese ha dichiarato che il marchio脸书 era nullo in quanto depositato in male fede. L’intenzione della ricorrente registrando tale marchio sarebbe stata quella di approfittare della notorietà del marchio FACEBOOK a scapito della concorrenza leale nel mercato e in violazione dell’ordine pubblico e dei principi morali.

Questa decisione, pur sottolineando la volontà della Cina ad ammodernare la disciplina relativa alla registrazione dei marchi rendendola più consona all’attuale sistema economico, non cambia il principio legale Cinese secondo il quale la registrazione è concessa al primo che deposita il marchio stesso.

Questo sistema ha creato negli anni forti problematiche per molte aziende straniere che iniziando a operare in Cina si sono trovate nell’impossibilità di usare il proprio marchio in quanto registrato da terzi che hanno richiesto la registrazione del marchio, non ai fini del suo utilizzo reale, ma solo per lucrare su di esso mediante la proposta di cessione dello stesso all’effettivo titolare del marchio.

Per quanto sopra, pur prevedendo possibili modifiche al sistema legale cinese, che limiteranno questo tipo di situazione, ad oggi rimane di primaria importanza per le aziende procedere con tempestività alla registrazione del loro marchio in Cina (prima o in concomitanza con i primi contatti con eventuali distributori o fornitori cinesi).

Al fine di massimizzare la protezione è importante considerare di registrare il marchio sia in caratteri latini sia traslitterato e/o tradotto in ideogrammi cinesi.

Solo in questo modo si limitano fortemente i rischi di incorrere in problematiche e di incappare nella spiacevole condizione di dover acquisire il proprio marchio per somme anche abbastanza elevate da società terze che sfruttano le attuali lacune del sistema legale Cinese.

Marchi comunitari anteriori a Giugno 2012: Necessaria la verifica della classificazione dei prodotti e servizi a suo tempo presentata

euipo

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sui marchi Comunitari (ora denominati marchi dell’Unione Europea) sono intervenute alcuni cambiamenti che interesseranno le future registrazioni, ma nel nuovo regolamento è prevista soprattutto una norma che richiede ai titolari di marchi Comunitari anteriori a giugno 2012 di fare delle verifiche sulla classificazione all’epoca adottata e procedere di conseguenza con il deposito di un’istanza a migliore specifica di prodotti che non erano chiaramente indicati e di effettivo interesse.

Ove non si dovesse procedere in tal senso i marchi rimarranno validi e attivi ma la loro protezione sarà limitata ai prodotti espressamente indicati nella lista.

Per tale motivo è importante effettuare una verifica dei propri marchi Comunitari e dei marchi Internazionali con designazione Comunitaria al fine di evitare che parte dei prodotti e servizi di interesse non venga esclusa dalla protezione del marchio a suo tempo registrato.

La scadenza ultima per procedere in tal senso sarà il 23 settembre 2016 e ove fosse necessario procedere con l’integrazione sarà necessario fare apposita istanza scritta all’EUIPO.

Nella proposizione dell’integrazione bisognerà prestare molta attenzione in quanto ‘Ufficio rifiuterà:

  • richieste per l’intero elenco alfabetico;
  • uso di espressioni poco chiare, imprecise o non specifiche;
  • dichiarazioni di beni e servizi che sono chiaramente coperti dal significato letterale del titolo della classe;
  • dichiarazioni di beni o servizi che non figurano nell’elenco alfabetico in questione

La protezione dei prodotti cosmetici e degli integratori

Una strategia di protezione integrata per proteggere al meglio il vostro prodotto

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Nel mercato dei prodotti cosmetici e degli integratori  così come nel mondo farmaceutico e in ormai tutti i settori produttivi, l’innovazione è un elemento essenziale per potersi differenziare dai concorrenti ed emergere in un mercato sempre più affollato.

Nella produzione dei cosmetici e degli integratori l’innovazione è spesso costituita da una nuova composizione e pertanto diviene necessario proteggere al meglio la la nuova composizione o la parte più significativa della stessa e il prodotto che ne deriva così da evitare che terzi possano appropriarsene e proporre sul mercato un prodotto con le stesse caratteristiche.

La composizione di un prodotto cosmetico odi un integratore di fatto è una lista di ingredienti e un metodo che descrive il procedimento per ottenere il prodotto e a seconda delle specifiche caratteristiche della composizione essa può essere protetta con strumenti differenti e in maniera più o meno forte.

Una composizione intesa come procedimento e/o prodotto può essere protetta tramite brevetto per invenzione a condizione che sia nuova, inventiva e che produca un “effetto tecnico”. Per ottenere una valida protezione come brevetto non sarà sufficiente cambiare un componente con un altro al solo fine di ottenere un profumo diverso ma è necessario che la nuova composizione (processo, componente) risolva un problema tecnico quali a titolo esemplificativo migliorare l’assorbimento di determinate sostanze, migliorare le modalità di applicazione e uso del prodotto, comportare benefici sull’organismo.

Come in ogni settore al fine di integrare  la  protezione  del  prodotto è  di   forte  importanza tutelare anche l’immagine del prodotto tramite la registrazione del marchio, la tutela della forma del prodotto stesso e della forma della confezione.

Ma se una composizione non risolve un problema tecnico o non risulta innovativa rispetto alle precedenti ma semplicemente è innovativa per il suo sapore o profumo?

In questo caso non è possibile procedere a una protezione tramite brevetto per invenzione e sarà necessario attingere a tutele differenti che combinate tra loro mirano a tutelare in maniera più o meno forte e completa la composizione stessa.

In particolare al fine di tutelare questa tipologia di composizione è importante:

  • Individuare un nome specifico del prodotto e tutelarlo tramite la registrazione di marchio (se la composizione è presentata e diventa famosa con un nome che potrà usare solo chi ha inventato il prodotto sarà più difficile per i concorrenti proporre efficacemente un prodotto con le stesse caratteristiche non potendo usare il nome della originale del prodotto)
  • Proteggere la forma del prodotto e/o della confezione

Questi strumenti mirano a ottenere l’esclusiva sugli elementi commerciali della composizione ma di fatto la composizione di per se non ottiene una tutela effettiva in quanto l’attuale normativa non sembra consentire questo tipo di tutala.

Ad ogni modo poiché in composizioni quali gli integratori o i cosmetici risulta difficile partendo dal prodotto comprenderne la composizione e il metodo di può risultare particolarmente importante considerare le composizioni come segreti industriali e procedere quindi alla realizzazione di documentazione che ne dimostri la creazione, che ne descriva il contenuto e che sia in grado di dimostrare che quella composizione sia soggetta a segreto Industriale.

In particolare è importante:

  • Descrivere la composizione e le modalità di produzione e apporre data certa sulla stessa
  • Non comunicare all’esterno dell’azienda le specificità della composizione ma solo gli effetti che la stessa ha
  • Creare internamente all’azienda una modalità di trattamento delle informazioni inerenti alle composizioni oggetto di Segreto Industriale che avvalori la sussistenza dello stesso.

Egitto: dal 15 aprile 2016 è obbligatoria la registrazione del marchio

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Secondo la nuova normativa Egiziana entrata in vigore il 15 marzo 2016, le merci importate non potranno entrare legalmente nel mercato egiziano senza l’autorizzazione dell’Organizzazione generale per esportazione e importazione di controllo (GOEIC).

Al fine di ottenere l’autorizzazione, gli importatori sono tenuti a registrare il nome del produttore, così come la relativa registrazione del marchio dei prodotti importati presso GOEIC. Questa normativa nasce dall’esigenza dello stato Egiziano di verificare prima dell’immissione sul mercato che i beni importati non siano contraffazioni.

Questo significa sostanzialmente che per importare prodotti in Egitto è necessario essere titolari di una registrazione di marchio preferibilmente in Egitto o nel paese in cui risiede il produttore. Chi volesse importare prodotti in Egitto dovrà pertanto registrare il marchio apposto su tutti i prodotti di interesse.

Sarà sufficiente per gli importatori di prodotti registrare il nome del produttore e la registrazione del marchio una sola volta. Solo se le indicazioni del produttore e / o la registrazione del marchio subiscono modifiche deve essere fatta una nuova registrazione.

I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti:

Per l’iscrizione del nome del produttore è necessario presentare: –  Certificato camerale – Elenco dei prodotti e dei marchi del produttore – Certificato comprovante che la fabbrica ha un sistema di controllo della qualità, rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Accreditation Forum (IAF), o qualsiasi autorità egiziana o straniera approvato dal ministro responsabile per il commercio estero

Per l’iscrizione del marchio registrato è necessario presentare: – Certificato di registrazione del marchio. La registrazione in Egitto o nel paese di origine è preferibile. – Autorizzazione all’uso del marchio rilasciata dalla società proprietaria del marchio in favore dei distributori – Certificato comprovante che la fabbrica ha un sistema di controllo della qualità, rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Accreditation Forum (IAF), o qualsiasi autorità egiziana o straniera approvato dal ministro responsabile per il commercio estero