Il preuso di un marchio e la registrazione posteriore: due recenti sentenze di grande interesse in relazione alla portata protettiva e alla valenza della ragione sociale o nome ditta

La Corte di Giustizia Europea con Sentenza C-598/14 del 5 aprile 2017 in relazione all’azione nullità mossa dall’azienda Forge de Laguiole verso il marchio LAGUIOLE del sig. Szajner sulla base del pruso della denominazione sociale Forge de Laguiole conferma la sentenza del Tribunale, rilevando quanto segue:

… Nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria decisione. ….. (omissis)  ……. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso che, conformemente al diritto francese applicabile in materia, la protezione di cui può avvalersi la Forge de Laguiole a titolo della sua denominazione sociale è valida unicamente per le attività effettivamente esercitate da tale impresa.

 … Il Tribunale ha correttamente determinato le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole e ha quindi giustamente limitato l’annullamento del marchio LAGUIOLE ai prodotti riconducibili a tali attività (vale a dire i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate).

Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto parzialmente il ricorso annullando la decisione nella parte in cui l’EUIPO aveva accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione sociale “Forge de Laguiole” ed il marchio LAGUIOLE per i prodotti diversi da quelli corrispondenti alle attività effettivamente esercitate sotto detta denominazione sociale alla data della domanda di registrazione del marchio contestato.

In conclusione la denominazione sociale e la tutela da essa derivante nei confronti di marchi successivi deve ritenersi limitata alle attività realmente svolte dalla società stessa e non deve essere estesa a quanto indicato nell’oggetto sociale della stessa.

Sempre in relazione al nome ditta la corte di Cassazione con sentenza 9968/2017 del 20 aprile chiariva l’applicabilità dell’istituto della convalidazione del marchio in relazione alla tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale.

… Secondo l’insegnamento di questa Corte, un’impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che utilizzi quella parola anche come marchio (Cass. 22350 del 2015). Nella specie, la ricorrente sembra confondere tra ditta e marchio, perché l’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale SOFRA, non significa tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio: dunque non potrebbe esservi convalidazione del marchio.

 … Il giudice a quo, con motivazione adeguata, priva di errori di diritto, sostiene che l’affermazione della SOPRAN s.p.a., contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, circa la sua conoscenza dell’esistenza dell’azienda SOFRA, non dimostra che essa fosse a conoscenza anche del marchio SOFRA, essendo la predetta affermazione totalmente generica. Né si pone questione sul rapporto tra preuso e registrazione, in quanto la ricorrente non deduce di aver registrato una propria ditta SOFRA prima della registrazione del marchio o della ditta SOPRAN. Va in ogni caso osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (al riguardo, Cass. n. 26498 del 2013) afferma l’inapplicabilità ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto dell’istituto della convalidazione..

 In conclusione la tolleranza nell’uso all’interno di una ditta o ragione sociale del proprio marchio non significa un’automatica tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio pertanto la conoscenza e tolleranza nell’uso di una ragione sociale non comporta una convalidazione del marchio.