Il preuso di un marchio e la registrazione posteriore: due recenti sentenze di grande interesse in relazione alla portata protettiva e alla valenza della ragione sociale o nome ditta

La Corte di Giustizia Europea con Sentenza C-598/14 del 5 aprile 2017 in relazione all’azione nullità mossa dall’azienda Forge de Laguiole verso il marchio LAGUIOLE del sig. Szajner sulla base del pruso della denominazione sociale Forge de Laguiole conferma la sentenza del Tribunale, rilevando quanto segue:

… Nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria decisione. ….. (omissis)  ……. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso che, conformemente al diritto francese applicabile in materia, la protezione di cui può avvalersi la Forge de Laguiole a titolo della sua denominazione sociale è valida unicamente per le attività effettivamente esercitate da tale impresa.

 … Il Tribunale ha correttamente determinato le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole e ha quindi giustamente limitato l’annullamento del marchio LAGUIOLE ai prodotti riconducibili a tali attività (vale a dire i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate).

Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto parzialmente il ricorso annullando la decisione nella parte in cui l’EUIPO aveva accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione sociale “Forge de Laguiole” ed il marchio LAGUIOLE per i prodotti diversi da quelli corrispondenti alle attività effettivamente esercitate sotto detta denominazione sociale alla data della domanda di registrazione del marchio contestato.

In conclusione la denominazione sociale e la tutela da essa derivante nei confronti di marchi successivi deve ritenersi limitata alle attività realmente svolte dalla società stessa e non deve essere estesa a quanto indicato nell’oggetto sociale della stessa.

Sempre in relazione al nome ditta la corte di Cassazione con sentenza 9968/2017 del 20 aprile chiariva l’applicabilità dell’istituto della convalidazione del marchio in relazione alla tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale.

… Secondo l’insegnamento di questa Corte, un’impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che utilizzi quella parola anche come marchio (Cass. 22350 del 2015). Nella specie, la ricorrente sembra confondere tra ditta e marchio, perché l’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale SOFRA, non significa tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio: dunque non potrebbe esservi convalidazione del marchio.

 … Il giudice a quo, con motivazione adeguata, priva di errori di diritto, sostiene che l’affermazione della SOPRAN s.p.a., contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, circa la sua conoscenza dell’esistenza dell’azienda SOFRA, non dimostra che essa fosse a conoscenza anche del marchio SOFRA, essendo la predetta affermazione totalmente generica. Né si pone questione sul rapporto tra preuso e registrazione, in quanto la ricorrente non deduce di aver registrato una propria ditta SOFRA prima della registrazione del marchio o della ditta SOPRAN. Va in ogni caso osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (al riguardo, Cass. n. 26498 del 2013) afferma l’inapplicabilità ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto dell’istituto della convalidazione..

 In conclusione la tolleranza nell’uso all’interno di una ditta o ragione sociale del proprio marchio non significa un’automatica tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio pertanto la conoscenza e tolleranza nell’uso di una ragione sociale non comporta una convalidazione del marchio.

 

Il divieto di soppressione del marchio del produttore non consente all’impresa licenziataria di utilizzare qualsiasi riferimento all’impresa licenziante

Una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 7969/2017) ha chiarito una questione spesso dibattuta in relazione al rapporto tra divieto di soppressione del marchio del produttore e il diritto del produttore a non far apparire il proprio nome su determinati prodotti.

Nel caso in oggetto la società (Alfa), titolare di un brevetto relativo al trattamento anti odore per tessuti, aveva concesso ad un’altra impresa (beta) il diritto all’uso di tale trattamento sui suoi prodotti concedendo anche contestuale licenza d’uso del marchio utilizzato dalla prima per identificare il trattamento.

La società Beta tuttavia facendosi forza sulla normativa che vieta la soppressione del marchio del produttore (Art. 20 co. 3 Codice Proprietà Industriale) vantava il diritto di apporre sul proprio prodotto il riferimento al nome aziendale di Alfa (marchio molto noto) e non solo il marchio del prodotto, come invece era stato stabilito in sede contrattuale.

I giudici di merito e la Corte di Cassazione avendo rilevato che l’utilizzo fatto da Beta dei marchi istituzionali dell’impresa Alfa non era da considerarsi meramente descrittivo, valutando questa modalità d’uso come parassitaria, ha stabilito che l’unico marchio legittimamente utilizzabile sul prodotto dalla società Beta è quello previsto in sede contrattuale e quindi nega alla società Beta di usare il marchio istituzionale dell’impresa che produce il trattamento oggetto di licenza.

Sulla base di quanto sopra si può dedurre il principio di divieto di soppressione del logo del produttore di cui all’art. 20 co. 3 CPI non implica che la licenziataria possa utilizzare qualsiasi riferimento all’impresa produttrice. I limiti di utilizzo dei marchi sono infatti oggetto di disponibilità contrattuale tra le parti.

 

Agevolazione per la valorizzazione dei marchi Italiani storici

Il Ministero dello Sviluppo Economico tramite Unioncamere ha dato il via a una nuova iniziativa a sostegno delle imprese e in particolare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali la cui domanda di primo deposito, presso l’UIBM, sia antecedente il 1° gennaio 1967.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili ad eccezione delle spese relative all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali per le quali è previsto un contributo in conto capitale in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili.

 

Saranno riconosciute ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) del comunicato relativo al presente Bando.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di euro 120.000,00 (centoventimila).

 

Le spese che possono rientrare devono riguardare lo sviluppo e la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio storico.

 

In particolare possono rientrare:

  1. Costi per la realizzazione di prototipi e stampi
  2. Acquisto nuovi macchinari e attrezzature
  3. Consulenza per l’ammodernamento della catena produttiva
  4. Consulenza per l’approccio al mercato
  5. Consulenza per la sorveglianza del marchio a livello Mondiale
  6. Consulenza per azioni di contraffazione
  7. Consulenza per ricerche di anteriorità
  8. Consulenza e tasse per l’estensione del marchio in ulteriori paesi

 Al fine di ottenere l’agevolazione sarà importante predisporre un progetto di valorizzazione del marchio completo e convincente in quanto la base di valutazione e di assegnazione dei fondi si baserà su progetto presentato.

A questo link potrete trovare le informazioni complete.

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2008229-avviso-relativo-al-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-marchi-la-cui-domanda-di-deposito-sia-antecedente-al-1-gennaio-1967-4

 

Caso BMW Diritto d’autore e video pubblicitari: Nei video pubblicitari di una certa non è consentito eliminare il nome dell’autore in coda al filmato senza il suo consenso.

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La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale del Tribunale di Milano lo scorso 7 giugno ha emesso una nuova sentenza in relazione ai diritti di utilizzazione di alcuni filmati pubblicitari fatti realizzare dalla BMW Italia S.p.A.

La vertenza era stata avviata dalla società produttrice dei video e dall’autore dei medesimi, che ritenevano che i video da essi realizzati su commissione di BMW fossero stati modificati e diffusi su internet senza la loro autorizzazione e lamentavano anche il fatto che dal video fossero stati eliminati i loro nomi in lesione dei loro diritti morali, e chiedevano pertanto a BMW il risarcimento del danno.

BMW dal canto suo affermava di aver acquisiti i diritti di sfruttamento economico dei video e citando una sentenza precedendone faceva presente che nei video pubblicitari l’obbligo all’indicazione dei nomi degli autori viene meno a causa della natura e della durata limitata dei video stessi.

Nella sentenza il Tribunale ha stabilito innanzitutto che la BMW aveva commissionato la realizzazione dei filmati, e che tali accordi dovessero essere ricondotti al tipo contrattuale dell’appalto, secondo il quale l’appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale relativi all’opera dell’ingegno commissionata.

Dal momento che gli accordi fra le parti erano conclusi oralmente, i giudici hanno preso in esame le fatture relative ai filmati, dalle quali risultava chiaramente il riferimento alla cessione dei diritti e alla divulgazione dei video via internet, pertanto i giudici hanno riconosciuto che la BMW aveva acquisito pieni diritti di sfruttamento economico delle opere, anche su internet.

Il tribunale ha inoltre stabilito che la BMW possedeva il legittimo diritto alla modifica dei filmati, in quanto la legge sul diritto d’autore consente al titolare dei diritti d’uso sull’opera pubblicitaria la rielaborazione dell’opera al fine di renderla fruibile agli utenti secondo le modalità adatte a ciascun mezzo di comunicazione, a condizione che le modifiche non pregiudichino l’onore e la reputazione dell’autore.

Alla luce di quanto precede, la sentenza rigetta le pretese attoree di risarcimento del danno per l’utilizzo dei video su internet e la modifica degli stessi.

In relazione invece alla violazione dei diritti morali degli autori derivanti dall’omissione del nome degli Autori i Giudici riconoscono invece le ragioni degli autori stessi.

I Giudici rilevano infatti delle significative differenze rispetto ai precedenti giurisprudenziali e in particolare rileva che la lunghezza dei video di 7-10 minuti era tale da consentirne l’inserimento senza problematiche tecniche.

La BMW viene quindi condannata al risarcimento del danno conseguente alla violazione dei diritti morali (pari a 1/3 del prezzo dei video), e la stessa BMW viene inibita dal pubblicare i video per intero senza la menzione dell’autore

Il marchio Patronimico: Con il caso Fiorucci la Cassazione specifica le regole d’uso del patronimico registrato da terzi come marchio

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La Suprema Corte nella causa che vedeva contrapposte le società titolari di diversi marchi denominativi e/o figurativi contenenti il nome “Fiorucci” e lo stilista Elio Fiorucci con riguardo all’utilizzo del marchio “Love Therapy by Fiorucci Elio con sentenza n. 10826 depositata il 25 maggio 2016, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata dichiarando quanto segue:

Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri.

L’inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.

Per quanto sopra l’impiego del nome Fiorucci all’interno del marchio LOVE THERAPHY risulterebbe non meramente descrittivo dell’attività svolta e comporterebbe un rischio di agganciamento e di confusione con il marchio della Edwin.

Per quanto sopra, prima di cedere un marchio corrispondente al proprio patronimico, risulta particolarmente importante valutare che in un futuro ci si potrebbe trovare nella situazione di non poter più utilizzare tale patronimico nell’attività d’impresa in particolare se il settore di attività rimane il medesimo.

Chi registra il proprio patronimico come marchio e poi lo cede a terzi infatti può ancora utilizzare il proprio patronimico il relazione alle proprie attività professionali, ma solo in funzione descrittiva e solo a condizione che non si produca un effetto di agganciamento e di confusione.

La protezione dei Marchi in Cina: I giudici Cinesi riconoscono la protezione anche per le traslitterazioni del marchio

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La Corte d’Appello di Pechino si è pronunciato recentemente in favore del marchio FACEBOOK contro un’azienda che aveva registrato la traslitterazione cinese (脸书 – “lian shu”).

Il tribunale Cinese ha dichiarato che il marchio脸书 era nullo in quanto depositato in male fede. L’intenzione della ricorrente registrando tale marchio sarebbe stata quella di approfittare della notorietà del marchio FACEBOOK a scapito della concorrenza leale nel mercato e in violazione dell’ordine pubblico e dei principi morali.

Questa decisione, pur sottolineando la volontà della Cina ad ammodernare la disciplina relativa alla registrazione dei marchi rendendola più consona all’attuale sistema economico, non cambia il principio legale Cinese secondo il quale la registrazione è concessa al primo che deposita il marchio stesso.

Questo sistema ha creato negli anni forti problematiche per molte aziende straniere che iniziando a operare in Cina si sono trovate nell’impossibilità di usare il proprio marchio in quanto registrato da terzi che hanno richiesto la registrazione del marchio, non ai fini del suo utilizzo reale, ma solo per lucrare su di esso mediante la proposta di cessione dello stesso all’effettivo titolare del marchio.

Per quanto sopra, pur prevedendo possibili modifiche al sistema legale cinese, che limiteranno questo tipo di situazione, ad oggi rimane di primaria importanza per le aziende procedere con tempestività alla registrazione del loro marchio in Cina (prima o in concomitanza con i primi contatti con eventuali distributori o fornitori cinesi).

Al fine di massimizzare la protezione è importante considerare di registrare il marchio sia in caratteri latini sia traslitterato e/o tradotto in ideogrammi cinesi.

Solo in questo modo si limitano fortemente i rischi di incorrere in problematiche e di incappare nella spiacevole condizione di dover acquisire il proprio marchio per somme anche abbastanza elevate da società terze che sfruttano le attuali lacune del sistema legale Cinese.

Marchi comunitari anteriori a Giugno 2012: Necessaria la verifica della classificazione dei prodotti e servizi a suo tempo presentata

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A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sui marchi Comunitari (ora denominati marchi dell’Unione Europea) sono intervenute alcuni cambiamenti che interesseranno le future registrazioni, ma nel nuovo regolamento è prevista soprattutto una norma che richiede ai titolari di marchi Comunitari anteriori a giugno 2012 di fare delle verifiche sulla classificazione all’epoca adottata e procedere di conseguenza con il deposito di un’istanza a migliore specifica di prodotti che non erano chiaramente indicati e di effettivo interesse.

Ove non si dovesse procedere in tal senso i marchi rimarranno validi e attivi ma la loro protezione sarà limitata ai prodotti espressamente indicati nella lista.

Per tale motivo è importante effettuare una verifica dei propri marchi Comunitari e dei marchi Internazionali con designazione Comunitaria al fine di evitare che parte dei prodotti e servizi di interesse non venga esclusa dalla protezione del marchio a suo tempo registrato.

La scadenza ultima per procedere in tal senso sarà il 23 settembre 2016 e ove fosse necessario procedere con l’integrazione sarà necessario fare apposita istanza scritta all’EUIPO.

Nella proposizione dell’integrazione bisognerà prestare molta attenzione in quanto ‘Ufficio rifiuterà:

  • richieste per l’intero elenco alfabetico;
  • uso di espressioni poco chiare, imprecise o non specifiche;
  • dichiarazioni di beni e servizi che sono chiaramente coperti dal significato letterale del titolo della classe;
  • dichiarazioni di beni o servizi che non figurano nell’elenco alfabetico in questione

La protezione dei prodotti cosmetici e degli integratori

Una strategia di protezione integrata per proteggere al meglio il vostro prodotto

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Nel mercato dei prodotti cosmetici e degli integratori  così come nel mondo farmaceutico e in ormai tutti i settori produttivi, l’innovazione è un elemento essenziale per potersi differenziare dai concorrenti ed emergere in un mercato sempre più affollato.

Nella produzione dei cosmetici e degli integratori l’innovazione è spesso costituita da una nuova composizione e pertanto diviene necessario proteggere al meglio la la nuova composizione o la parte più significativa della stessa e il prodotto che ne deriva così da evitare che terzi possano appropriarsene e proporre sul mercato un prodotto con le stesse caratteristiche.

La composizione di un prodotto cosmetico odi un integratore di fatto è una lista di ingredienti e un metodo che descrive il procedimento per ottenere il prodotto e a seconda delle specifiche caratteristiche della composizione essa può essere protetta con strumenti differenti e in maniera più o meno forte.

Una composizione intesa come procedimento e/o prodotto può essere protetta tramite brevetto per invenzione a condizione che sia nuova, inventiva e che produca un “effetto tecnico”. Per ottenere una valida protezione come brevetto non sarà sufficiente cambiare un componente con un altro al solo fine di ottenere un profumo diverso ma è necessario che la nuova composizione (processo, componente) risolva un problema tecnico quali a titolo esemplificativo migliorare l’assorbimento di determinate sostanze, migliorare le modalità di applicazione e uso del prodotto, comportare benefici sull’organismo.

Come in ogni settore al fine di integrare  la  protezione  del  prodotto è  di   forte  importanza tutelare anche l’immagine del prodotto tramite la registrazione del marchio, la tutela della forma del prodotto stesso e della forma della confezione.

Ma se una composizione non risolve un problema tecnico o non risulta innovativa rispetto alle precedenti ma semplicemente è innovativa per il suo sapore o profumo?

In questo caso non è possibile procedere a una protezione tramite brevetto per invenzione e sarà necessario attingere a tutele differenti che combinate tra loro mirano a tutelare in maniera più o meno forte e completa la composizione stessa.

In particolare al fine di tutelare questa tipologia di composizione è importante:

  • Individuare un nome specifico del prodotto e tutelarlo tramite la registrazione di marchio (se la composizione è presentata e diventa famosa con un nome che potrà usare solo chi ha inventato il prodotto sarà più difficile per i concorrenti proporre efficacemente un prodotto con le stesse caratteristiche non potendo usare il nome della originale del prodotto)
  • Proteggere la forma del prodotto e/o della confezione

Questi strumenti mirano a ottenere l’esclusiva sugli elementi commerciali della composizione ma di fatto la composizione di per se non ottiene una tutela effettiva in quanto l’attuale normativa non sembra consentire questo tipo di tutala.

Ad ogni modo poiché in composizioni quali gli integratori o i cosmetici risulta difficile partendo dal prodotto comprenderne la composizione e il metodo di può risultare particolarmente importante considerare le composizioni come segreti industriali e procedere quindi alla realizzazione di documentazione che ne dimostri la creazione, che ne descriva il contenuto e che sia in grado di dimostrare che quella composizione sia soggetta a segreto Industriale.

In particolare è importante:

  • Descrivere la composizione e le modalità di produzione e apporre data certa sulla stessa
  • Non comunicare all’esterno dell’azienda le specificità della composizione ma solo gli effetti che la stessa ha
  • Creare internamente all’azienda una modalità di trattamento delle informazioni inerenti alle composizioni oggetto di Segreto Industriale che avvalori la sussistenza dello stesso.

Deposito Marchi all’estero: possibilità di ottenere il rimborso fino al 90% degli investimenti fatti

 

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E’ ancora è attivo un Bando Ministeriale che consente alle imprese Italiane di procedere alla registrazione del proprio marchio all’estero a costi ridotti.

In particolare il Ministero dello sviluppo economico consente di recuperare fino all’80-90% dei costi sostenuti per la registrazione di marchi Europei e Internazionali.

In particolare il bando Marchi +2 prevede la concessione di agevolazioni alle imprese (medie, piccole e micro imprese che abbiano sede legale e operativa in Italia) per l’estensione all’estero dei propri marchi, tramite due misure:

Misura A – paesi dell’Unione Europea (marchio comunitario)
Misura B – paesi extracomunitari (tramite marchio internazionale).

 L’agevolazione consiste nella copertura fino al 90% delle spese per l’acquisto dei seguenti servizi specialistici:
• Progettazione del nuovo marchio
• Assistenza per il deposito marchio
• Estensione ulteriore di marchi internazionali già depositati
• Ricerche di anteriorità (per verificare l’esistenza di marchi identici o simili)
• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio (opposizione, rifiuto, rilievi sulla domanda depositata)
• Tasse dovute agli uffici preposti alla registrazione marchi (UIBM, UAMI, OMPI).

 Tutte le spese devono essere sostenute a decorrere dal 1 febbraio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda di agevolazione e ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione per entrambe le misure, fino al raggiungimento di un valore complessivo di 20 mila euro.

 Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 1 febbraio 2016 fino a esaurimento delle risorse disponibili e pertanto ove fosse di interesse procedere con il deposito o l’estensione di un vostro marchio è nostro consiglio quello di procedere entro tempi relativamente brevi così da aumentare le chances di ottenere tali finanziamenti.

 Per maggiori informazioni in merito o per un preventivo per la registrazione del vostro marchio rimaniamo a completa disposizione.