Il preuso di un marchio e la registrazione posteriore: due recenti sentenze di grande interesse in relazione alla portata protettiva e alla valenza della ragione sociale o nome ditta

La Corte di Giustizia Europea con Sentenza C-598/14 del 5 aprile 2017 in relazione all’azione nullità mossa dall’azienda Forge de Laguiole verso il marchio LAGUIOLE del sig. Szajner sulla base del pruso della denominazione sociale Forge de Laguiole conferma la sentenza del Tribunale, rilevando quanto segue:

… Nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria decisione. ….. (omissis)  ……. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso che, conformemente al diritto francese applicabile in materia, la protezione di cui può avvalersi la Forge de Laguiole a titolo della sua denominazione sociale è valida unicamente per le attività effettivamente esercitate da tale impresa.

 … Il Tribunale ha correttamente determinato le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole e ha quindi giustamente limitato l’annullamento del marchio LAGUIOLE ai prodotti riconducibili a tali attività (vale a dire i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate).

Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto parzialmente il ricorso annullando la decisione nella parte in cui l’EUIPO aveva accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione sociale “Forge de Laguiole” ed il marchio LAGUIOLE per i prodotti diversi da quelli corrispondenti alle attività effettivamente esercitate sotto detta denominazione sociale alla data della domanda di registrazione del marchio contestato.

In conclusione la denominazione sociale e la tutela da essa derivante nei confronti di marchi successivi deve ritenersi limitata alle attività realmente svolte dalla società stessa e non deve essere estesa a quanto indicato nell’oggetto sociale della stessa.

Sempre in relazione al nome ditta la corte di Cassazione con sentenza 9968/2017 del 20 aprile chiariva l’applicabilità dell’istituto della convalidazione del marchio in relazione alla tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale.

… Secondo l’insegnamento di questa Corte, un’impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che utilizzi quella parola anche come marchio (Cass. 22350 del 2015). Nella specie, la ricorrente sembra confondere tra ditta e marchio, perché l’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale SOFRA, non significa tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio: dunque non potrebbe esservi convalidazione del marchio.

 … Il giudice a quo, con motivazione adeguata, priva di errori di diritto, sostiene che l’affermazione della SOPRAN s.p.a., contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, circa la sua conoscenza dell’esistenza dell’azienda SOFRA, non dimostra che essa fosse a conoscenza anche del marchio SOFRA, essendo la predetta affermazione totalmente generica. Né si pone questione sul rapporto tra preuso e registrazione, in quanto la ricorrente non deduce di aver registrato una propria ditta SOFRA prima della registrazione del marchio o della ditta SOPRAN. Va in ogni caso osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (al riguardo, Cass. n. 26498 del 2013) afferma l’inapplicabilità ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto dell’istituto della convalidazione..

 In conclusione la tolleranza nell’uso all’interno di una ditta o ragione sociale del proprio marchio non significa un’automatica tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio pertanto la conoscenza e tolleranza nell’uso di una ragione sociale non comporta una convalidazione del marchio.

 

Il divieto di soppressione del marchio del produttore non consente all’impresa licenziataria di utilizzare qualsiasi riferimento all’impresa licenziante

Una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 7969/2017) ha chiarito una questione spesso dibattuta in relazione al rapporto tra divieto di soppressione del marchio del produttore e il diritto del produttore a non far apparire il proprio nome su determinati prodotti.

Nel caso in oggetto la società (Alfa), titolare di un brevetto relativo al trattamento anti odore per tessuti, aveva concesso ad un’altra impresa (beta) il diritto all’uso di tale trattamento sui suoi prodotti concedendo anche contestuale licenza d’uso del marchio utilizzato dalla prima per identificare il trattamento.

La società Beta tuttavia facendosi forza sulla normativa che vieta la soppressione del marchio del produttore (Art. 20 co. 3 Codice Proprietà Industriale) vantava il diritto di apporre sul proprio prodotto il riferimento al nome aziendale di Alfa (marchio molto noto) e non solo il marchio del prodotto, come invece era stato stabilito in sede contrattuale.

I giudici di merito e la Corte di Cassazione avendo rilevato che l’utilizzo fatto da Beta dei marchi istituzionali dell’impresa Alfa non era da considerarsi meramente descrittivo, valutando questa modalità d’uso come parassitaria, ha stabilito che l’unico marchio legittimamente utilizzabile sul prodotto dalla società Beta è quello previsto in sede contrattuale e quindi nega alla società Beta di usare il marchio istituzionale dell’impresa che produce il trattamento oggetto di licenza.

Sulla base di quanto sopra si può dedurre il principio di divieto di soppressione del logo del produttore di cui all’art. 20 co. 3 CPI non implica che la licenziataria possa utilizzare qualsiasi riferimento all’impresa produttrice. I limiti di utilizzo dei marchi sono infatti oggetto di disponibilità contrattuale tra le parti.

 

Agevolazione per la valorizzazione dei marchi Italiani storici

Il Ministero dello Sviluppo Economico tramite Unioncamere ha dato il via a una nuova iniziativa a sostegno delle imprese e in particolare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali la cui domanda di primo deposito, presso l’UIBM, sia antecedente il 1° gennaio 1967.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili ad eccezione delle spese relative all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali per le quali è previsto un contributo in conto capitale in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili.

 

Saranno riconosciute ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) del comunicato relativo al presente Bando.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di euro 120.000,00 (centoventimila).

 

Le spese che possono rientrare devono riguardare lo sviluppo e la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio storico.

 

In particolare possono rientrare:

  1. Costi per la realizzazione di prototipi e stampi
  2. Acquisto nuovi macchinari e attrezzature
  3. Consulenza per l’ammodernamento della catena produttiva
  4. Consulenza per l’approccio al mercato
  5. Consulenza per la sorveglianza del marchio a livello Mondiale
  6. Consulenza per azioni di contraffazione
  7. Consulenza per ricerche di anteriorità
  8. Consulenza e tasse per l’estensione del marchio in ulteriori paesi

 Al fine di ottenere l’agevolazione sarà importante predisporre un progetto di valorizzazione del marchio completo e convincente in quanto la base di valutazione e di assegnazione dei fondi si baserà su progetto presentato.

A questo link potrete trovare le informazioni complete.

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2008229-avviso-relativo-al-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-marchi-la-cui-domanda-di-deposito-sia-antecedente-al-1-gennaio-1967-4

 

Slogan: diritto d’autore e sviluppo su commissione

slogan

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 13171 del 24.06.2016) ha preso posizione in merito a tre questioni fondamentali inerenti al diritto d’autore.

Nel caso in oggetto un professionista agiva contro la FIAT in relazione ai diritti sullo slogan “you are, we car” ideato dal professionista stesso su commissione di un’agenzia di pubblicità e poi adottato da FIAT per pubblicizzare i propri prodotti.

Nel giudizio la Corte di Cassazione per prima cosa ha ritenuto che l’ideazione dello slogan costituisca opera creativa tutelabile in base alla legge sul diritto d’autore e questo elemento risulta di forte rilevanza.

La seconda questione presa in esame è il rapporto tra committente e gli autori di marchi, slogan, loghi che nel tempo è sempre stato oggetto di molti dibattiti e in tal caso la Corte ha affermato che in caso di contratto d’opera il committente acquista il diritto di sfruttamento economico dell’opera creata in modo automatico, senza bisogno che vi sia un vero e proprio atto di trasferimento.

In particolare la Corte considera che l’art. 110 sulla Legge del Diritto d’Autore non sia applicabile nei casi in cui “il committente abbia acquistato, a titolo originario, diritti di utilizzazione economica dell’opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore (v. cass. n. 1938 del 1963), coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità.”

In sostanza la Corte considera che in caso di sviluppo su commissione non si ravvisa un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, nel senso considerato dall’art. 110, “ma l’esecuzione di un contratto d’opera professionale che ha consentito all’opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati”

Infine La Corte di Cassazione ha affermato che “la determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, non essendovi in effetti alcuna presunzione di onerosità”. Secondo la Corte quindi un contratto di prestazione d’opera gratuito è quindi idoneo a traferire i diritti di sfruttamento economico dell’opera a favore del committente.

Il marchio patronimico limiti ed eccezioni: Settore Vitivinicolo e Elementi grafici associati

patronimico

Ad oggi l’uso dei marchi patronimici è molto discusso e le decisioni giurisprudenziali in merito sembrano definire sempre meglio i limiti e le potenzialità di tale tipologia di marchio, ma le origini dell’uso patronimico come marchio e come elemento identificativo di un’attività commerciale sono da ritenersi molto antiche e probabilmente costituiscono la prima forma segno distintivo.

Proprio per la natura storica dell’uso di questa tipologia di segni distintivi e poiché i cognomi possono essere uguali anche senza che esista un rapporto di parentela tra i soggetti può accadere che soggetti che abbiano il medesimo cognome intendano diventare o siano imprenditori che usano il proprio cognome per identificare la propria attività commerciale.

Ma in tal caso ove i settori di attività fossero i medesimi cosa succede? È possibile per due imprenditori utilizzare il proprio cognome se identico?

Poiché lo scopo principale del legislatore è quello di non generare inganno nel pubblico nell’ambito delle attività economiche in linea di principio non è mai ammessa l’esistenza di due marchi identici o simili quando da tale identità o somiglianza possa derivare confusione agli occhi del consumatore.

Pertanto, il diritto all’uso del patronimico per identificare la propria attività d’impresa, quando esso è identico o simile a quello già impiegato da altri come marchio registrato non è assoluto, ma deve essere conforme ai principi di correttezza professionale quindi se il patronimico è impiegato nel medesimo settore del patronimico anteriormente registrato può essere utilizzato solo per fini descrittivi e in particolare può essere usato all’interno del nome ditta ove obbligatorio per legge.

Se invece i due imprenditori operano in settori differenti l’uso del patronimico come marchio da parte del secondo imprenditore è ammesso sempre che tale uso non generi rischio di confusione o associazione nel consumatore. Se però il patronimico precedentemente registrato gode di notorietà, allora il medesimo segno non può essere utilizzato nemmeno in settori differenti.

Il titolare di un marchio patronimico registrato è sempre protetto rispetto ad un successivo imprenditore che intenda utilizzare il proprio cognome come marchio nel medesimo settore merceologico o in settori affini. Per quanto sopra la registrazione del proprio Patronimico come marchio è importante proprio perché il mero diritto al nome non è elemento di sufficiente tutela.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’aggiunta di elementi differenzianti non valga a rendere valido un marchio patronimico successivo identico o simile ad un altro registrato in settori merceologici identici o affini, salvo alcuni casi eccezionali e cioè in cui è provato che il patronimico sia impiegato esclusivamente in via secondaria e non costituisca il cuore del marchio.

ECCEZIONI SPECIFICHE

MARCHI CON ELEMENTI GRAFICI ASSOCIATI (Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22033/2016)

Una delle eccezioni al principio generale sopra espresso è emersa con recente giurisprudenza che metteva a confronto due marchi misti con il medesimo elemento denominativo e differenti elementi grafici ad esso associati e li riteneva non confondibili.

In particolare nel caso in esame troviamo da un lato un imprenditore attivo nella produzione di calze aveva registrato nel 1992 il marchio grafico e denominativo, contenente il cognome del fondatore Coccoli nella classe merceologica dell’abbigliamento e dall’altra parte un imprenditore che operava nel settore dell’abbigliamento per bambini e aveva registrato in data successiva un marchio misto contenente lo stesso termine Coccoli, nella medesima classe merceologica.

Nel caso in esame il giudice ha stabilito che non vi era confondibilità tra i marchi in quanto:

  • il termine Coccoli presente nel marchio anteriore non costituiva il cuore del marchio della società che originariamente lo aveva registrato, in quanto quel marchio non era connotato dalla parola Coccoli, ma dalla sinergica combinazione di più elementi tanto da costituire marchio d’insieme.
  • Il termine Coccoli oltre al patronimico corrisponde anche un termine fortemente evocativo del termine Coccole (molto significativo nel mondo dei neonati)

 

MARCHI NEL SETTORE VITIVINICOLO (Corte di Cassazione con la  sentenza n. 2191/2016)

 

Un’alta eccezione al principio generale è emersa con recente giurisprudenza che metteva a confronto due marchi attivi nel mondo VITIVINICOLO ove era presente il medesimo patronimico e li riteneva non confondibili.

Nel caso in esame la titolare dell’azienda vinicola Castella citava in giudizio l’azienda vinicola di Renzo Castella chiedendo ai giudici che fosse dichiarata la nullità del marchio per difetto di novità.

La Cassazione ha ritenuto che il patronimico nel marchio RENZO CARTELLA avesse carattere secondario grazie alla presenza di altri elementi grafici e testuali, del tutto assenti nel primo marchio e che consentiva di differenziare i due marchi e di renderli non confondibili.

Questa decisione si basa non solo sulla differenza tra i marchi in senso assoluto ma prende in considerazione il particolare settore merceologico e considerando che il settore vinicolo è solito utilizzare i cognomi per identificare le imprese, pertanto, l’aggiunta del prenome e di elementi grafici è valsa nel caso di specie a differenziare nel mercato un’impresa dall’altra.

 

Alla luce di quanto sopra in caso di uso di patronimici è importante:

  • Verificare che tale patronimico non sia già in uso da altri
  • Se non usato da altri procedere alla registrazione
  • Se già usato o registrare da altri verificare caso per caso se vi siano gli estremi per coesistere sul mercato prima di utilizzare tale patronimico come marchio

Contributi a Fondo perduto per le aziende di Cuneo che depositano Marchi e Brevetti

 

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La Camera di commercio di Cuneo al fine di favorire la diffusione della cultura brevettuale e della lotta alla lotta alla contrattazione ha messo a disposizione delle imprese della provincia che decidono di investire in servizi di gestione della proprietà intellettuale (ricerche, pareri e deposito di Marchi, Brevetti per invenzione e Design) contributi a fondo perduto.

Le spese ammesse, che dovranno essere relative all’anno 2016 e fatturate nel periodo compreso tra settembre 2016 e il 31 dicembre 2016, riguardano:

  • ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito
  • assistenza per l’estensione comunitaria o internazionale del marchio nazionale/internazionale
  • tasse di deposito marchi e brevetti nazionali, internazionali e comunitari.
  • analisi sulla brevettabilità di un prodotto o di un modello o di un design
  • consulenza e assistenza per la brevettazione
  • assistenza per l’ottenimento di brevetti nazionali e per l’estensione internazionale di un brevetto nazionale, di un modello di utilità o di un design
  • assistenza per la concessione in licenza del marchio

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 3/10/2016 fino al 31/01/2017, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

A tal fine siamo a disposizione per darvi assistenza nelle attività di protezione dei vostri marchi e brevetti.

Il testo del bando è disponibile al seguente link.

Caso BMW Diritto d’autore e video pubblicitari: Nei video pubblicitari di una certa non è consentito eliminare il nome dell’autore in coda al filmato senza il suo consenso.

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La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale del Tribunale di Milano lo scorso 7 giugno ha emesso una nuova sentenza in relazione ai diritti di utilizzazione di alcuni filmati pubblicitari fatti realizzare dalla BMW Italia S.p.A.

La vertenza era stata avviata dalla società produttrice dei video e dall’autore dei medesimi, che ritenevano che i video da essi realizzati su commissione di BMW fossero stati modificati e diffusi su internet senza la loro autorizzazione e lamentavano anche il fatto che dal video fossero stati eliminati i loro nomi in lesione dei loro diritti morali, e chiedevano pertanto a BMW il risarcimento del danno.

BMW dal canto suo affermava di aver acquisiti i diritti di sfruttamento economico dei video e citando una sentenza precedendone faceva presente che nei video pubblicitari l’obbligo all’indicazione dei nomi degli autori viene meno a causa della natura e della durata limitata dei video stessi.

Nella sentenza il Tribunale ha stabilito innanzitutto che la BMW aveva commissionato la realizzazione dei filmati, e che tali accordi dovessero essere ricondotti al tipo contrattuale dell’appalto, secondo il quale l’appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale relativi all’opera dell’ingegno commissionata.

Dal momento che gli accordi fra le parti erano conclusi oralmente, i giudici hanno preso in esame le fatture relative ai filmati, dalle quali risultava chiaramente il riferimento alla cessione dei diritti e alla divulgazione dei video via internet, pertanto i giudici hanno riconosciuto che la BMW aveva acquisito pieni diritti di sfruttamento economico delle opere, anche su internet.

Il tribunale ha inoltre stabilito che la BMW possedeva il legittimo diritto alla modifica dei filmati, in quanto la legge sul diritto d’autore consente al titolare dei diritti d’uso sull’opera pubblicitaria la rielaborazione dell’opera al fine di renderla fruibile agli utenti secondo le modalità adatte a ciascun mezzo di comunicazione, a condizione che le modifiche non pregiudichino l’onore e la reputazione dell’autore.

Alla luce di quanto precede, la sentenza rigetta le pretese attoree di risarcimento del danno per l’utilizzo dei video su internet e la modifica degli stessi.

In relazione invece alla violazione dei diritti morali degli autori derivanti dall’omissione del nome degli Autori i Giudici riconoscono invece le ragioni degli autori stessi.

I Giudici rilevano infatti delle significative differenze rispetto ai precedenti giurisprudenziali e in particolare rileva che la lunghezza dei video di 7-10 minuti era tale da consentirne l’inserimento senza problematiche tecniche.

La BMW viene quindi condannata al risarcimento del danno conseguente alla violazione dei diritti morali (pari a 1/3 del prezzo dei video), e la stessa BMW viene inibita dal pubblicare i video per intero senza la menzione dell’autore

DesignEuropa Awards: riconoscimento alle imprese che hanno puntato la loro attività su Design registrati

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L’EUIPO ha confermato che la prima edizione dei DesignEuropa Awards si svolgerà a il 30 novembre 2016 Milano.

I DesignEuropa Awards sono destinati a imprese che hanno usato e impiegano un Design Comunitario Registrato in modo proficuo. I premi sono incentrati sul disegno o modello comunitario registrato in quanto tale.

I vincitori di tutte le categorie riceveranno un trofeo appositamente commissionato per DesignEuropa Awards e compariranno in materiale promozionale e destinato alla stampa dopo la cerimonia. L’EUIPO si farà carico delle spese di viaggio e alloggio dei finalisti.

Per quanto sopra la partecipazione a tale concorso potrebbe dare all’azienda una forte visibilità e un riconoscimento importante che potrà essere una buona leva di marketing.

Le sezioni del premio sono due e una per le industrie uno per le imprese piccole ed emergenti.

Il termine per la presentazione dei contributi è il 15 luglio 2016 e i nomi dei finalisti saranno annunciati il 15 ottobre 2016 attraverso il sito web dell’EUIPO e i suoi canali nei media sociali e saranno inseriti nelle pubblicazioni ufficiali dei premi.

I vincitori saranno annunciati nella cerimonia di Milano, insieme al vincitore del premio alla carriera.

Il marchio Patronimico: Con il caso Fiorucci la Cassazione specifica le regole d’uso del patronimico registrato da terzi come marchio

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La Suprema Corte nella causa che vedeva contrapposte le società titolari di diversi marchi denominativi e/o figurativi contenenti il nome “Fiorucci” e lo stilista Elio Fiorucci con riguardo all’utilizzo del marchio “Love Therapy by Fiorucci Elio con sentenza n. 10826 depositata il 25 maggio 2016, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata dichiarando quanto segue:

Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri.

L’inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.

Per quanto sopra l’impiego del nome Fiorucci all’interno del marchio LOVE THERAPHY risulterebbe non meramente descrittivo dell’attività svolta e comporterebbe un rischio di agganciamento e di confusione con il marchio della Edwin.

Per quanto sopra, prima di cedere un marchio corrispondente al proprio patronimico, risulta particolarmente importante valutare che in un futuro ci si potrebbe trovare nella situazione di non poter più utilizzare tale patronimico nell’attività d’impresa in particolare se il settore di attività rimane il medesimo.

Chi registra il proprio patronimico come marchio e poi lo cede a terzi infatti può ancora utilizzare il proprio patronimico il relazione alle proprie attività professionali, ma solo in funzione descrittiva e solo a condizione che non si produca un effetto di agganciamento e di confusione.

La protezione dei Marchi in Cina: I giudici Cinesi riconoscono la protezione anche per le traslitterazioni del marchio

marchi cina

La Corte d’Appello di Pechino si è pronunciato recentemente in favore del marchio FACEBOOK contro un’azienda che aveva registrato la traslitterazione cinese (脸书 – “lian shu”).

Il tribunale Cinese ha dichiarato che il marchio脸书 era nullo in quanto depositato in male fede. L’intenzione della ricorrente registrando tale marchio sarebbe stata quella di approfittare della notorietà del marchio FACEBOOK a scapito della concorrenza leale nel mercato e in violazione dell’ordine pubblico e dei principi morali.

Questa decisione, pur sottolineando la volontà della Cina ad ammodernare la disciplina relativa alla registrazione dei marchi rendendola più consona all’attuale sistema economico, non cambia il principio legale Cinese secondo il quale la registrazione è concessa al primo che deposita il marchio stesso.

Questo sistema ha creato negli anni forti problematiche per molte aziende straniere che iniziando a operare in Cina si sono trovate nell’impossibilità di usare il proprio marchio in quanto registrato da terzi che hanno richiesto la registrazione del marchio, non ai fini del suo utilizzo reale, ma solo per lucrare su di esso mediante la proposta di cessione dello stesso all’effettivo titolare del marchio.

Per quanto sopra, pur prevedendo possibili modifiche al sistema legale cinese, che limiteranno questo tipo di situazione, ad oggi rimane di primaria importanza per le aziende procedere con tempestività alla registrazione del loro marchio in Cina (prima o in concomitanza con i primi contatti con eventuali distributori o fornitori cinesi).

Al fine di massimizzare la protezione è importante considerare di registrare il marchio sia in caratteri latini sia traslitterato e/o tradotto in ideogrammi cinesi.

Solo in questo modo si limitano fortemente i rischi di incorrere in problematiche e di incappare nella spiacevole condizione di dover acquisire il proprio marchio per somme anche abbastanza elevate da società terze che sfruttano le attuali lacune del sistema legale Cinese.