Il marchio Patronimico: Con il caso Fiorucci la Cassazione specifica le regole d’uso del patronimico registrato da terzi come marchio

fiorucci

 

La Suprema Corte nella causa che vedeva contrapposte le società titolari di diversi marchi denominativi e/o figurativi contenenti il nome “Fiorucci” e lo stilista Elio Fiorucci con riguardo all’utilizzo del marchio “Love Therapy by Fiorucci Elio con sentenza n. 10826 depositata il 25 maggio 2016, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata dichiarando quanto segue:

Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri.

L’inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.

Per quanto sopra l’impiego del nome Fiorucci all’interno del marchio LOVE THERAPHY risulterebbe non meramente descrittivo dell’attività svolta e comporterebbe un rischio di agganciamento e di confusione con il marchio della Edwin.

Per quanto sopra, prima di cedere un marchio corrispondente al proprio patronimico, risulta particolarmente importante valutare che in un futuro ci si potrebbe trovare nella situazione di non poter più utilizzare tale patronimico nell’attività d’impresa in particolare se il settore di attività rimane il medesimo.

Chi registra il proprio patronimico come marchio e poi lo cede a terzi infatti può ancora utilizzare il proprio patronimico il relazione alle proprie attività professionali, ma solo in funzione descrittiva e solo a condizione che non si produca un effetto di agganciamento e di confusione.

La protezione dei Marchi in Cina: I giudici Cinesi riconoscono la protezione anche per le traslitterazioni del marchio

marchi cina

La Corte d’Appello di Pechino si è pronunciato recentemente in favore del marchio FACEBOOK contro un’azienda che aveva registrato la traslitterazione cinese (脸书 – “lian shu”).

Il tribunale Cinese ha dichiarato che il marchio脸书 era nullo in quanto depositato in male fede. L’intenzione della ricorrente registrando tale marchio sarebbe stata quella di approfittare della notorietà del marchio FACEBOOK a scapito della concorrenza leale nel mercato e in violazione dell’ordine pubblico e dei principi morali.

Questa decisione, pur sottolineando la volontà della Cina ad ammodernare la disciplina relativa alla registrazione dei marchi rendendola più consona all’attuale sistema economico, non cambia il principio legale Cinese secondo il quale la registrazione è concessa al primo che deposita il marchio stesso.

Questo sistema ha creato negli anni forti problematiche per molte aziende straniere che iniziando a operare in Cina si sono trovate nell’impossibilità di usare il proprio marchio in quanto registrato da terzi che hanno richiesto la registrazione del marchio, non ai fini del suo utilizzo reale, ma solo per lucrare su di esso mediante la proposta di cessione dello stesso all’effettivo titolare del marchio.

Per quanto sopra, pur prevedendo possibili modifiche al sistema legale cinese, che limiteranno questo tipo di situazione, ad oggi rimane di primaria importanza per le aziende procedere con tempestività alla registrazione del loro marchio in Cina (prima o in concomitanza con i primi contatti con eventuali distributori o fornitori cinesi).

Al fine di massimizzare la protezione è importante considerare di registrare il marchio sia in caratteri latini sia traslitterato e/o tradotto in ideogrammi cinesi.

Solo in questo modo si limitano fortemente i rischi di incorrere in problematiche e di incappare nella spiacevole condizione di dover acquisire il proprio marchio per somme anche abbastanza elevate da società terze che sfruttano le attuali lacune del sistema legale Cinese.