Il preuso di un marchio e la registrazione posteriore: due recenti sentenze di grande interesse in relazione alla portata protettiva e alla valenza della ragione sociale o nome ditta

La Corte di Giustizia Europea con Sentenza C-598/14 del 5 aprile 2017 in relazione all’azione nullità mossa dall’azienda Forge de Laguiole verso il marchio LAGUIOLE del sig. Szajner sulla base del pruso della denominazione sociale Forge de Laguiole conferma la sentenza del Tribunale, rilevando quanto segue:

… Nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria decisione. ….. (omissis)  ……. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso che, conformemente al diritto francese applicabile in materia, la protezione di cui può avvalersi la Forge de Laguiole a titolo della sua denominazione sociale è valida unicamente per le attività effettivamente esercitate da tale impresa.

 … Il Tribunale ha correttamente determinato le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole e ha quindi giustamente limitato l’annullamento del marchio LAGUIOLE ai prodotti riconducibili a tali attività (vale a dire i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate).

Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto parzialmente il ricorso annullando la decisione nella parte in cui l’EUIPO aveva accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione sociale “Forge de Laguiole” ed il marchio LAGUIOLE per i prodotti diversi da quelli corrispondenti alle attività effettivamente esercitate sotto detta denominazione sociale alla data della domanda di registrazione del marchio contestato.

In conclusione la denominazione sociale e la tutela da essa derivante nei confronti di marchi successivi deve ritenersi limitata alle attività realmente svolte dalla società stessa e non deve essere estesa a quanto indicato nell’oggetto sociale della stessa.

Sempre in relazione al nome ditta la corte di Cassazione con sentenza 9968/2017 del 20 aprile chiariva l’applicabilità dell’istituto della convalidazione del marchio in relazione alla tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale.

… Secondo l’insegnamento di questa Corte, un’impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che utilizzi quella parola anche come marchio (Cass. 22350 del 2015). Nella specie, la ricorrente sembra confondere tra ditta e marchio, perché l’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale SOFRA, non significa tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio: dunque non potrebbe esservi convalidazione del marchio.

 … Il giudice a quo, con motivazione adeguata, priva di errori di diritto, sostiene che l’affermazione della SOPRAN s.p.a., contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, circa la sua conoscenza dell’esistenza dell’azienda SOFRA, non dimostra che essa fosse a conoscenza anche del marchio SOFRA, essendo la predetta affermazione totalmente generica. Né si pone questione sul rapporto tra preuso e registrazione, in quanto la ricorrente non deduce di aver registrato una propria ditta SOFRA prima della registrazione del marchio o della ditta SOPRAN. Va in ogni caso osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (al riguardo, Cass. n. 26498 del 2013) afferma l’inapplicabilità ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto dell’istituto della convalidazione..

 In conclusione la tolleranza nell’uso all’interno di una ditta o ragione sociale del proprio marchio non significa un’automatica tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio pertanto la conoscenza e tolleranza nell’uso di una ragione sociale non comporta una convalidazione del marchio.

 

Il marchio patronimico limiti ed eccezioni: Settore Vitivinicolo e Elementi grafici associati

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Ad oggi l’uso dei marchi patronimici è molto discusso e le decisioni giurisprudenziali in merito sembrano definire sempre meglio i limiti e le potenzialità di tale tipologia di marchio, ma le origini dell’uso patronimico come marchio e come elemento identificativo di un’attività commerciale sono da ritenersi molto antiche e probabilmente costituiscono la prima forma segno distintivo.

Proprio per la natura storica dell’uso di questa tipologia di segni distintivi e poiché i cognomi possono essere uguali anche senza che esista un rapporto di parentela tra i soggetti può accadere che soggetti che abbiano il medesimo cognome intendano diventare o siano imprenditori che usano il proprio cognome per identificare la propria attività commerciale.

Ma in tal caso ove i settori di attività fossero i medesimi cosa succede? È possibile per due imprenditori utilizzare il proprio cognome se identico?

Poiché lo scopo principale del legislatore è quello di non generare inganno nel pubblico nell’ambito delle attività economiche in linea di principio non è mai ammessa l’esistenza di due marchi identici o simili quando da tale identità o somiglianza possa derivare confusione agli occhi del consumatore.

Pertanto, il diritto all’uso del patronimico per identificare la propria attività d’impresa, quando esso è identico o simile a quello già impiegato da altri come marchio registrato non è assoluto, ma deve essere conforme ai principi di correttezza professionale quindi se il patronimico è impiegato nel medesimo settore del patronimico anteriormente registrato può essere utilizzato solo per fini descrittivi e in particolare può essere usato all’interno del nome ditta ove obbligatorio per legge.

Se invece i due imprenditori operano in settori differenti l’uso del patronimico come marchio da parte del secondo imprenditore è ammesso sempre che tale uso non generi rischio di confusione o associazione nel consumatore. Se però il patronimico precedentemente registrato gode di notorietà, allora il medesimo segno non può essere utilizzato nemmeno in settori differenti.

Il titolare di un marchio patronimico registrato è sempre protetto rispetto ad un successivo imprenditore che intenda utilizzare il proprio cognome come marchio nel medesimo settore merceologico o in settori affini. Per quanto sopra la registrazione del proprio Patronimico come marchio è importante proprio perché il mero diritto al nome non è elemento di sufficiente tutela.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’aggiunta di elementi differenzianti non valga a rendere valido un marchio patronimico successivo identico o simile ad un altro registrato in settori merceologici identici o affini, salvo alcuni casi eccezionali e cioè in cui è provato che il patronimico sia impiegato esclusivamente in via secondaria e non costituisca il cuore del marchio.

ECCEZIONI SPECIFICHE

MARCHI CON ELEMENTI GRAFICI ASSOCIATI (Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22033/2016)

Una delle eccezioni al principio generale sopra espresso è emersa con recente giurisprudenza che metteva a confronto due marchi misti con il medesimo elemento denominativo e differenti elementi grafici ad esso associati e li riteneva non confondibili.

In particolare nel caso in esame troviamo da un lato un imprenditore attivo nella produzione di calze aveva registrato nel 1992 il marchio grafico e denominativo, contenente il cognome del fondatore Coccoli nella classe merceologica dell’abbigliamento e dall’altra parte un imprenditore che operava nel settore dell’abbigliamento per bambini e aveva registrato in data successiva un marchio misto contenente lo stesso termine Coccoli, nella medesima classe merceologica.

Nel caso in esame il giudice ha stabilito che non vi era confondibilità tra i marchi in quanto:

  • il termine Coccoli presente nel marchio anteriore non costituiva il cuore del marchio della società che originariamente lo aveva registrato, in quanto quel marchio non era connotato dalla parola Coccoli, ma dalla sinergica combinazione di più elementi tanto da costituire marchio d’insieme.
  • Il termine Coccoli oltre al patronimico corrisponde anche un termine fortemente evocativo del termine Coccole (molto significativo nel mondo dei neonati)

 

MARCHI NEL SETTORE VITIVINICOLO (Corte di Cassazione con la  sentenza n. 2191/2016)

 

Un’alta eccezione al principio generale è emersa con recente giurisprudenza che metteva a confronto due marchi attivi nel mondo VITIVINICOLO ove era presente il medesimo patronimico e li riteneva non confondibili.

Nel caso in esame la titolare dell’azienda vinicola Castella citava in giudizio l’azienda vinicola di Renzo Castella chiedendo ai giudici che fosse dichiarata la nullità del marchio per difetto di novità.

La Cassazione ha ritenuto che il patronimico nel marchio RENZO CARTELLA avesse carattere secondario grazie alla presenza di altri elementi grafici e testuali, del tutto assenti nel primo marchio e che consentiva di differenziare i due marchi e di renderli non confondibili.

Questa decisione si basa non solo sulla differenza tra i marchi in senso assoluto ma prende in considerazione il particolare settore merceologico e considerando che il settore vinicolo è solito utilizzare i cognomi per identificare le imprese, pertanto, l’aggiunta del prenome e di elementi grafici è valsa nel caso di specie a differenziare nel mercato un’impresa dall’altra.

 

Alla luce di quanto sopra in caso di uso di patronimici è importante:

  • Verificare che tale patronimico non sia già in uso da altri
  • Se non usato da altri procedere alla registrazione
  • Se già usato o registrare da altri verificare caso per caso se vi siano gli estremi per coesistere sul mercato prima di utilizzare tale patronimico come marchio

La protezione dei prodotti cosmetici e degli integratori

Una strategia di protezione integrata per proteggere al meglio il vostro prodotto

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Nel mercato dei prodotti cosmetici e degli integratori  così come nel mondo farmaceutico e in ormai tutti i settori produttivi, l’innovazione è un elemento essenziale per potersi differenziare dai concorrenti ed emergere in un mercato sempre più affollato.

Nella produzione dei cosmetici e degli integratori l’innovazione è spesso costituita da una nuova composizione e pertanto diviene necessario proteggere al meglio la la nuova composizione o la parte più significativa della stessa e il prodotto che ne deriva così da evitare che terzi possano appropriarsene e proporre sul mercato un prodotto con le stesse caratteristiche.

La composizione di un prodotto cosmetico odi un integratore di fatto è una lista di ingredienti e un metodo che descrive il procedimento per ottenere il prodotto e a seconda delle specifiche caratteristiche della composizione essa può essere protetta con strumenti differenti e in maniera più o meno forte.

Una composizione intesa come procedimento e/o prodotto può essere protetta tramite brevetto per invenzione a condizione che sia nuova, inventiva e che produca un “effetto tecnico”. Per ottenere una valida protezione come brevetto non sarà sufficiente cambiare un componente con un altro al solo fine di ottenere un profumo diverso ma è necessario che la nuova composizione (processo, componente) risolva un problema tecnico quali a titolo esemplificativo migliorare l’assorbimento di determinate sostanze, migliorare le modalità di applicazione e uso del prodotto, comportare benefici sull’organismo.

Come in ogni settore al fine di integrare  la  protezione  del  prodotto è  di   forte  importanza tutelare anche l’immagine del prodotto tramite la registrazione del marchio, la tutela della forma del prodotto stesso e della forma della confezione.

Ma se una composizione non risolve un problema tecnico o non risulta innovativa rispetto alle precedenti ma semplicemente è innovativa per il suo sapore o profumo?

In questo caso non è possibile procedere a una protezione tramite brevetto per invenzione e sarà necessario attingere a tutele differenti che combinate tra loro mirano a tutelare in maniera più o meno forte e completa la composizione stessa.

In particolare al fine di tutelare questa tipologia di composizione è importante:

  • Individuare un nome specifico del prodotto e tutelarlo tramite la registrazione di marchio (se la composizione è presentata e diventa famosa con un nome che potrà usare solo chi ha inventato il prodotto sarà più difficile per i concorrenti proporre efficacemente un prodotto con le stesse caratteristiche non potendo usare il nome della originale del prodotto)
  • Proteggere la forma del prodotto e/o della confezione

Questi strumenti mirano a ottenere l’esclusiva sugli elementi commerciali della composizione ma di fatto la composizione di per se non ottiene una tutela effettiva in quanto l’attuale normativa non sembra consentire questo tipo di tutala.

Ad ogni modo poiché in composizioni quali gli integratori o i cosmetici risulta difficile partendo dal prodotto comprenderne la composizione e il metodo di può risultare particolarmente importante considerare le composizioni come segreti industriali e procedere quindi alla realizzazione di documentazione che ne dimostri la creazione, che ne descriva il contenuto e che sia in grado di dimostrare che quella composizione sia soggetta a segreto Industriale.

In particolare è importante:

  • Descrivere la composizione e le modalità di produzione e apporre data certa sulla stessa
  • Non comunicare all’esterno dell’azienda le specificità della composizione ma solo gli effetti che la stessa ha
  • Creare internamente all’azienda una modalità di trattamento delle informazioni inerenti alle composizioni oggetto di Segreto Industriale che avvalori la sussistenza dello stesso.